Toiminimi – aputoiminimi – rekisteröinnin kumoaminen (KKO 2022:41)
Sovellettavat säännökset ja oikeusohjeet
Toiminimilain 1.1 §:n mukaan toiminimellä tarkoitetaan nimeä, jota elinkeinonharjoittaja käyttää elinkeinotoiminnassaan. Toiminimilain 1.2 §:n mukaan kaupparekisteriin merkitty elinkeinonharjoittaja saa harjoittaa osaa toiminnastaan erityisellä nimellä (aputoiminimi). Toiminimilain 1.3 §:n mukaan mitä Toiminimilaissa säädetään toiminimestä, koskee myös aputoiminimeä.
Toiminimilain perusteluissa (HE 238/1978 vp s. 16) on todettu, että yrityksen toimintaa harjoitetaan usein erillisten yksiköiden puitteissa. Tällaisissa tilanteissa saattaa olla tarve käyttää näistä yksiköistä erillistä nimitystä eli niin sanottua aputoiminimeä. Aputoiminimi voi osoittautua tarpeelliseksi erityisesti fuusion yhteydessä. Vastaanottavalle yritykselle on tärkeää, ettei fuusio vaikuta olemassa oleviin asiakassuhteisiin ja että sulautuneen yrityksen toiminimeä saadaan edelleen käyttää liiketoiminnassa aputoiminimenä. Vastaavaa hyötyä voi syntyä, kun osakeyhtiö ostaa yksityisen elinkeinonharjoittajan liikkeen toiminimineen.
Aputoiminimeä saatetaan käyttää esimerkiksi mainonnassa ja muussa markkinoinnissa itsenäisenä tunnusmerkkinä. Sen yhteyttä varsinaiseen toiminimeen ei tällöin tarvitse ilmaista. Jos aputoiminimeä käytetään allekirjoituksissa, on myös varsinainen toiminimi merkittävä (HE 238/1978 vp s. 17).
Toiminimen niin sanotusta käyttöpakosta on säädetty toiminimilain 19.2 §:n 3 kohdassa, jonka mukaan toiminimen rekisteröinti voidaan kumota, jos toiminimeä ei ole viimeksi kuluneiden viiden vuoden aikana käytetty eikä toiminimen haltija osoita siihen hyväksyttävää syytä.
Toiminimilain 19.2 §:n perustelujen (HE 238/1978 vp s. 31) mukaan käyttö edellyttää, että toiminimi on esiintynyt esimerkiksi yrityksen mainoksissa, liikeasiakirjoissa tai muissa sen kaltaisissa yhteyksissä. Jollei aputoiminimeä tosiasiallisesti käytetä ilmoitetulla toimintalohkolla tai -alueella, sen rekisteröinti on kumottavissa, vaikka haltijan muu toiminta olisi hyvinkin laajaa. Sittemmin muun ohella toiminimilain muuttamista koskeneessa hallituksen esityksessä (HE 201/2018 vp s. 206) on todettu, että käytännössä myös tosiasiallisen käytön osoittava toiminimen esittäminen haltijan ja tämän toiminnan yksilöimiseksi internet-markkinoinnissa otetaan huomioon kokonaisarvioinnissa.
Mahdollisuutta kumota toiminimen rekisteröinti käyttämättömyyden perusteella on perusteltu tarpeella puuttua siihen, että käyttämättömät toiminimet voivat muodostaa rekisteröintiesteen uusille toiminimille (ks. esim. HE 201/2018 vp s. 28).
Viisi vuotta kestänyt tosiasiallisen käytön puuttuminen on säädetty rekisteröinnin kumoamisperusteeksi myös tavaramerkkien osalta. Tällainen käyttöpakkosäännös sisältyy voimassa olevan tavaramerkkilain 46 §:ään, jolla on saatettu kansallisesti voimaan jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2015/2436/EU 19 artikla.
Euroopan unionin tuomioistuimen oikeuskäytännössä todetun mukaan tavaramerkin käyttö on tosiasiallista silloin, kun tavaramerkkiä käytetään tarkoituksessa luoda tai säilyttää markkinat tavaramerkin suojaamille tavaroille tai palveluille ja kun käytön tarkoituksena ei ole pelkästään säilyttää kyseisen tavaramerkin tuottamat oikeudet. Tavaramerkin käytön tosiasiallisuuden arvioinnin on perustuttava kaikkiin niihin tosiseikkoihin ja olosuhteisiin, joiden avulla voidaan osoittaa tavaramerkkiä todella hyödynnettävän kaupallisesti elinkeinotoiminnassa. Näitä ovat erityisesti sellaiset käyttötavat, joita voidaan pitää kyseisellä kaupallisella alalla perusteltuina markkinaosuuksien säilyttämiseksi tai luomiseksi tavaramerkin suojaamille tavaroille tai palveluille, näiden tavaroiden tai palvelujen luonne, kyseessä olevien markkinoiden ominaispiirteet sekä kyseisen tavaramerkin käytön laajuus ja taajuus. Edellä esitettyjen edellytysten täyttyessä tavaramerkin erittäin vähäinenkin käyttö voi olla riittävää direktiivissä tarkoitetun tosiasiallisuuden osoittamiseksi, mikäli tällaisella käytöllä on todellinen kaupallinen peruste (määräys 27.1.2004, La Mer Technology, C-259/02, EU:C:2004:50, 27 kohta).
Asian tausta
Blue Water Shipping Oy oli yhdessä tanskalaisen emoyhtiönsä Blue Water Shipping A/S:n kanssa hankkinut Oy Wikeström & Krogius Ab -nimisen yhtiön liiketoiminnan 1.9.2013 lukien.
Blue Water Shipping Oy:lle oli 16.10.2013 rekisteröity aputoiminimi WIKESTRÖM & KROGIUS toimialalle kuljetus, huolinta ja logistiikkapalvelut. Aputoiminimen rekisteröintiä kaupparekisteriin koskevassa muutosilmoituksessa oli toimialan osalta ilmoitettu lisätietona, että ”aputoiminimellä WIKESTRÖM & KROGIUS yritys harjoittaa niiden kuljetus-, huolinta- ja logistiikkapalveluiden tarjoamista, jotka siirtyvät liiketoimintakaupalla sopimuksen mukaisesti 1.9.2013 Blue Water Shipping Oy:lle”.
Eräät Blue Water Shipping Oy:n työntekijät olivat lähettäneet yhtiön ulkopuolisille tahoille vuosina 2015–2017 asiakkaiden kuljetus- ja huolintatoimeksiantoihin liittyviä sähköpostiviestejä, joissa oli mainittu Wikeström & Krogius. Kyseistä aputoiminimeä oli käytetty nimenomaan niissä sähköposteissa, jotka olivat koskeneet liiketoimintakaupassa siirtynyttä elinkeinotoimintaa. Tunnusta olivat käyttäneet lähinnä ne Turun toimipaikan työntekijät, jotka olivat siirtyneet liikkeenluovutuksessa Blue Water Shipping Oy:n palvelukseen. Sähköposteissa oli käytetty alla kuvattua yhdenmukaista allekirjoitusosaa, jonka jälkeen viesteissä oli tyypillisesti ilmoitettu lähettäjän nimi, asema ja toimipaikka sekä yhteystiedot.
Tunnusta WIKESTRÖM & KROGIUS oli käytetty aputoiminimen toimialaan kuuluvassa elinkeinotoiminnassa Blue Water Shipping Oy:n työntekijöiden yhtiön asiakkaille ja yhteistyökumppaneille lähettämien sähköpostiviestien allekirjoitusosassa. Käyttö oli vain emoyhtiöön tehdystä viittauksesta huolimatta tapahtunut Blue Water Shipping Oy:n elinkeinotoiminnassa, johon kuului toimiminen sen emoyhtiön edustajana Suomessa.
Konsernin yhteisellä internetsivustolla oli 4.1.2017 Suomen osalta esitetty englannin kielellä muun ohella, että Blue Water Shippingillä on Suomessa kolme toimipaikkaa: Helsingissä, Turussa ja Vaasassa. Internetsivustolla oli esitetty kirjainyhdistelmästä WK muodostuva logo ja sen alla teksti WIKESTRÖM & KROGIUS sekä todettu kahdessa kohtaa ”Wikeström & Krogius is a part of Blue Water Shipping”. Sivuston kohdassa ”Contact us” oli mainittu ”Blue Water Shipping” sekä yhteystiedot Helsingin ja Turun toimipisteisiin. Lisäksi oli esitelty tarjottavia kuljetuspalveluita sekä kerrottu väliotsikon ”The history of Wikeström & Krogius” jälkeen kyseisestä toiminnasta. Kohdassa ”Related news” oli myös ollut valokuva ja linkki liiketoimintakauppaa koskevaan uutiseen ”Wikeström & Krogius sold to Blue Water Shipping”.
Blue Water Shipping Oy:n käytössä on ollut liiketoimintakaupassa siirtyneitä puoliperävaunuja, joissa on ollut suurikokoinen teksti ”On The Move Since 1850”, ”Wikeström & Krogius”, ”www.wikestrom.com” sekä WK-logo ja joihin oli kaupan jälkeen lisätty selvästi pienemmillä kirjaimilla teksti ”Part of BLUE WATER SHIPPING”. Blue Water Shipping Oy ei ollut myöhemmin ottanut käyttöön uusia Wikeström & Krogius -merkinnällä varustettuja vaunuja tai toteuttanut muita aktiivisia toimenpiteitä aputoiminimen käyttämiseksi puoliperävaunuissa. Liiketoimintakaupalla siirtyneet puoliperävaunut oli poistettu käytöstä viimeistään vuonna 2017 niiden leasingsopimusten päättyessä. Blue Water Shipping Oy oli jatkuvasti käyttänyt kuljetuksissa useita kymmeniä ”Wikeström & Krogius” -tunnuksella varustettuja puoliperävaunuja.
Korkeimman oikeuden arviointi
Aputoiminimen rekisteröinti voidaan kumota, mikäli se on ollut käyttämättömänä viimeiset viisi vuotta ennen kanteen nostamista. Rekisteröinnin kumoamiselle ei puolestaan ole edellytyksiä, jos aputoiminimeä on ainakin jossakin vaiheessa kysymyksessä olevan viisivuotiskauden aikana käytetty. Aputoiminimen käytön vähentämisellä tai lopettamisella tänä ajanjaksona ei sellaisenaan ole merkitystä rekisteröinnin kumoamisedellytyksiä arvioitaessa.
Toiminimiä koskevaa sääntelyä ei ole unionin oikeudessa yhdenmukaistettu. Unionin tuomioistuimen tavaramerkkien tosiasiallista käyttöä koskevasta oikeuskäytännöstä ilmenevät suuntaviivat voidaan kuitenkin toiminimen ja tavaramerkin välisistä yhtäläisyyksistä johtuen ottaa soveltuvin osin huomioon, kun arvioidaan toiminimen tai aputoiminimen käyttöä. Arvioinnissa on tosin otettava huomioon, että toiminimen ensisijainen tehtävä on yksilöidä kysymyksessä olevaa liiketoimintaa harjoittava elinkeinonharjoittaja, kun taas tavaramerkin tehtävänä on osoittaa tavaroiden ja palveluiden alkuperä.
Lain esitöistä (HE 238/1978 vp s. 31 ja HE 201/2018 vp s. 206) ja nyttemmin tavaramerkkilain 49 §:n 5 momentin viittaussäännöksestä ilmenee, myös toiminimen ja aputoiminimen käytöllä tarkoitetaan sen tosiasiallista käyttämistä elinkeinotoimintaa harjoitettaessa. Korkein oikeus totesi, että aputoiminimen tosiasiallisen käytön perusedellytyksenä on, että elinkeinonharjoittaja harjoittaa aputoiminimen toimialan mukaista elinkeinotoimintaa ja että aputoiminimeä hyödynnetään juuri tämän elinkeinotoiminnan osan kehittämisessä tai säilyttämisessä. Tosiasiallisena käyttönä ei voida pitää sellaista käyttöä, joka tähtää yksinomaan aputoiminimen rekisteröinnin ylläpitämiseen. Aputoiminimen tosiasiallisena käyttönä on otettava huomioon kaikki toimet, jotka hyödyttävät aputoiminimellä suojattua elinkeinotoimintaa ja osoittavat toiminnan harjoittajan. Arviointiin vaikuttavat myös esimerkiksi aputoiminimen käytön tapa ja laajuus suhteessa aputoiminimen toimialan mukaiseen elinkeinotoimintaan sekä kysymyksessä olevan elinkeinotoiminnan erityispiirteet. Tapauskohtaisesti aputoiminimen vähäinenkin käyttö voi olla rekisteröinnin ylläpitämiseksi riittävää.
Korkein oikeus totesi, että aputoiminimeä voidaan käyttää itsenäisesti sen alaan kuuluvan toiminnan markkinoinnissa ja muussa kaupallisessa yhteydenpidossa. Tällöin ei lähtökohtaisesti ole tarpeen ilmoittaa varsinaista toiminimeä. Samaan konserniin kuuluvien ja läheisessä yhteydessä liiketoimintaa harjoittavien yhtiöiden kaupallisessa viestinnässä voidaan pitää tavanomaisena viittaamista emoyhtiöön tai koko konserniin. Aputoiminimen esittäminen yhdessä emoyhtiön tai konsernin tunnusten kanssa on yksi tapa hyödyntää aputoiminimeä elinkeinotoiminnassa ja viitata tiettyyn toiminnan osaan.
Korkein oikeus katsoi, että Blue Water Shipping Oy oli käyttänyt aputoiminimeä WIKESTRÖM & KROGIUS sen toimialan mukaisessa elinkeinotoiminnassa yhtiön työntekijöiden asiakkaille ja yhteistyökumppaneille lähettämissä sähköpostiviesteissä, markkinoinnissa internetsivustolla ja yhtiön puoliperävaunuissa esillä olleissa mainoksissa. Edellä kuvattu aputoiminimen käyttö oli hyödyttänyt aputoiminimellä harjoitettua elinkeinotoimintaa. Aputoiminimen käyttötapaa ja laajuutta voitiin pitää toimialalla ja liiketoiminnan siirtämisen yhteydessä tavanomaisena. Vaikka yhtiö ei ollut esittänyt tarkempaa selvitystä aputoiminimellä harjoitetun liiketoiminnan ja siihen liittyvän asiakaskunnan laajuudesta, edellä mainittua käyttöä ei voitu näissä olosuhteissa pitää niin vähäisenä, että se ei olisi rekisteröinnin ylläpitämiseksi riittävää.
Korkein oikeus katsoi, ettei aputoiminimen tosiasialliseksi käytöksi katsomista estä se, että aputoiminimeä käytettäessä ei ole ilmoitettu sen ohella aputoimen haltijan toiminimeä vaan emoyhtiön toiminimi. Tällä seikalla ei ollut merkitystä myöskään kokonaisarvioinnissa.
Korkeimman oikeuden mukaan aputoiminimen käyttö oli vähentynyt pian vuonna 2013 toteutetun liiketoimintakaupan jälkeen ja siis jo ennen tässä arvioinnin kohteena olevan viisivuotiskauden alkua. Blue Water Shipping Oy:n esittämästä näytöstä ei ilmennyt, että aputoiminimeä olisi käytetty enää vuoden 2017 jälkeen. Aputoiminimeä oli kuitenkin hyödynnetty elinkeinotoiminnassa sen toimialan mukaisessa elinkeinotoiminnassa yhtiön työntekijöiden asiakkaille ja yhteistyökumppaneille lähettämissä sähköpostiviesteissä, markkinoinnissa internetsivustolla ja yhtiön puoliperävaunuissa esillä olleissa mainoksissa tarkastelujakson aikana.
Aputoiminimen käytöstä esitettyä selvitystä kokonaisuutena arvioidessaan Korkein oikeus katsoi, että Blue Water Shipping Oy oli kanteen vireillepanoa edeltäneen viiden vuoden aikana käyttänyt WIKESTRÖM & KROGIUS -tunnusta tavalla, joka oli viitannut aputoiminimellä suojattuun elinkeinotoimintansa osaan ja oli sitä hyödyttänyt. Yhtiö oli siten tosiasiallisesti käyttänyt aputoiminimeä.
Edellä lausutun perusteella KKO katsoi, että aputoiminimeä WIKESTRÖM & KROGIUS oli ennen kanteen vireille tuloa viimeksi kuluneiden viiden vuoden aikana käytetty toiminimilain 19.2 §:n 3 kohdassa tarkoitetulla tavalla.
